나 홀로 상표출원! 상표 정하기

안녕하세요, 라이노특허 노형완 변리사입니다.

오늘은 문의가 가장 많은 상표출원에 관한 포스트를 준비했습니다! 그 중에서도 셀프 상표출원에 관한 내용을 다뤄보려고 합니다.

특허사무소 개업 후 제 업무의 상당 부분을 상표출원이 차지할 만큼 상표출원을 문의가 많습니다. 신규출원 문의도 많지만 나홀로 셀프 출원 후 특허청에서 거절이유 통지를 받고 대응만 의뢰주시는 경우도 적지 않습니다.

하지만 셀프출원으로 거절이유가 나온 경우 변리사의 도움을 받더라도 의견서, 보정서 제출을 통해 거절이유를 극복하기에 한계가 있는 케이스가 적지 않은데요, 이미 상표출원이 완료된 이후에는 사후보정이 어렵기 때문에 처음부터 다시 출원해야 하는 경우가 많습니다.

> 이런 이유로 나홀로 셀프출원을 추천드리지는 않습니다.

그래도 꾸준히 문의가 있기 때문에 3편에 걸쳐 상표 셀프출원에 대해 자세히 알려드리겠습니다!

출원할 상표 정하기

[원칙] 사용상표를 그대로 출원

제가 좋아하는 할리스 카페 로고를 예시로 출원할 상표를 결정하는 원칙에 대해 설명드리겠습니다.

상표는 원칙적으로 실제로 사용할 형태 그대로 출원하는게 좋습니다.

상표법에는 3년 이상 상표를 사용하지 않은 경우 등록 취소의 이유가 되는 "불사용취소심판" 제도가 있기 때문인데요, 불사용 여부를 판단할 때 내가 등록 받은 상표와 "동일 또는 유사한 상표를 사용했는지" 여부를 엄격하게 판단하기 때문에 원칙적으로 사용상표를 그대로 출원하는게 가장 바람직합니다.

원칙적으로 본다면, 여기 할리스의 경우처럼 실제 사용하는 형태 그대로 "로고(왕관) + 문자(HOLLYS)"로 출원하는게 좋겠죠.

[Case1] 문자와 로고가 결합된 경우

하지만, 항상 로고와 문자를 결합해서 사용하기만 하는 것은 아닌 경우가 있습니다. 바로 위 할리스 카페의 경우도 마찬가지이죠.

경우에 따라 로고(왕관)만 사용하거나 또는 문자(HOLLYS)만 독립적으로 사용하는 경우가 적지 않을 것입니다.

이때는 사용형태 그대로 출원한다는 원칙적인 기준에 따라 "문자(HOLLYS)"와 "로고(왕관)" 각각 등록 받은 것을 알 수 있습니다.

출원이 1건에서 2건으로 늘어나므로 비용측면에서 출원인에게 더 부담이 될 수는 있지만, 장기적으로 봤을 때 상표를 효과적으로 보호받기 위해서는 가능한 별도로 출원해두시는게 바람직합니다.

[Case2] 국문, 영문 버전이 모두 존재하는 경우

다음은 국문과 영문이 모두 존재하는 경우입니다. "할리스"는 영단어 "HOLLYS"의 발음을 국문으로 기재한 것에 불과하기 때문에 영문과 국문이 모두 존재하는 케이스라고 할 수 있습니다.

이번 케이스도 마찬가지로 원칙이 적용됩니다. 즉, 실제 사용할 형태 그대로 출원하면 됩니다.

할리스는 국문과 영문을 모두 독립적으로 사용하기 때문에, 아래와 같이 "국문(할리스)"와 "영문(HOLLYS)"를 모두 등록 받아둔 것을 알 수 있습니다.

로고 + 국문 + 영문, 출원해야 할 상표가 결과적으로 3개가 되었네요^^;

등록가능성과 실제사용 형태, 경제적 이해득실 등을 종합적으로 고려해서 3개를 각각 출원할지 또는 이 중 선택적으로 출원할지 여부를 결정하시면 됩니다.

선택 가능한 케이스를 정리하면, 아래와 같습니다.

[Case3] 반드시 체크! 식별력과 선등록상표 존재 여부

열심히 상표를 결정했는데.. 거절이유가 존재한다면 허탈할 것입니다.

특허청 심사결과가 나오기까지 대략 1년 내외를 기다려야 하는데 결과가 거절이라니.. 이미 해당 상호로 사업을 안정적으로 운영 중이었다면 경제적 손실도 이만저만이 아닐 것입니다.

따라서, 상표 선정 단계에서 반드시 거절이유가 존재하지는 않는지 체크하는 과정이 필요합니다.

식별력이 없는 상표의 예로는, 냉면가게 상호로 "함흥냉면", 커피음료에 "Caffe Latte"와 같이 출원한 경우가 있습니다. 이 경우 특정인이 독점하기에 부적합한 상표, 즉 식별력이 없다는 이유로 거절이유가 나옵니다. 쉽게 말해 개성이 없는 일반적으로 많은 사람들이 사용하는 명칭은 등록을 허여해줄 수 없다는 거절이유인 것이죠.

선등록상표의 존재는 말 그대로 "삼성전자", "LG전자", "할리스"와 같이 타인이 이미 등록 받은 상표가 존재하는 경우 중복된 상표등록을 허여해줄 수 없다는 거절이유입니다.

오늘은 셀프 상표출원에 앞서 출원상표를 결정하는 방법에 대해 설명드렸습니다. 한정된 글로 설명을 드리려고 하니 생략된 내용이 많아, 출원을 고려 중이신 상표가 있다면 라이노특허로 언제든지 연락주시기 바랍니다.