'로에나' 라는 이름의 인터넷 쇼핑몰을 만들어 이제 막 사업을 키워나기 시작한 갑회사는 어느날 갑자기 을회사로부터 상표권 침해 경고장을 받게 되었다.
경고장에는 갑회사가 '로에나'라는 명칭을 쇼핑몰의 이름으로 사용하는 것은 을회사의 상표권을 침해하는 행위이니 즉시 '로에나'의 사용을 중단하고 손해를 배상하라는 내용이 적혀있었다.
이제 막 사업을 시작한 갑은 유명 연예인과의 모델계약도 앞두고 있는 상황이었다. 이 경우 갑은 어떻게 대응해야 할까?
상표법 산책
1. 을의 상표를 '키프리스(http://www.kipris.or.kr/)'에 검색하여 을이 상표권자 또는 전용사용권자가 맞는지, 을의 상표가 유효한지 확인한다.
상표법 제109조에 따르면 상표권자 또는 전용사용권자만이 상표권 침해로 인한 손해배상청구를 할 수 있다. 또한 상표가 소멸되었거나, 등록되지 않은 경우에는 상표권 침해주장을 할 수 없다. 따라서 '키프리스'라는 상표 검색사이트를 통해 을이 상표권자 또는 전용사용권자가 맞는지, 을의 상표가 여전히 유효한지를 알아본다.
제109조(손해배상의 청구) 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다
상표법
2. 을의 상표가 정말로 존재한다면, 을의 상표등록공보를 보고 을의 상표와 내가 사용한 상표가 동일 또는 유사한지, 을 상표의 지정상품이 무엇인지 확인한다.
상표법에 따르면 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위를 침해로 보기 때문에, 상표가 동일 또는 유사해야 할 뿐만 아니라 그 지정상품 역시 동일 또는 유사해야한다. 따라서 갑이 사용한 상표가 을의 상표와 유사하지 않거나, 지정상품이 다른 경우에는 침해가 성립하지 않는다.
제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위
상표법
상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표를 구성하고 있는 표장이 서로 유사하여야 함은 물론 지정상품도 유사한 상품이어야 하는바, 그 지정상품이 동일 또는 유사한 것인지의 여부는 상품의 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등을 고려하여 거래의 통념에 따라 결정하여야 할 것이다.
대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1793 판결, 1993. 9. 14. 선고 93후541 판결 참조
3. 상표권 효력제한 사유가 있는지 확인한다.
상표법은 일정한 경우 상표권 효력의 범위를 제한하고 있다. 상표법 제90조에 정하는 사유가 있는 경우 상표권자의 효력이 미치지 않고, 상표권자는 침해주장을 할 수 없다.
제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
2. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품의 보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격 또는 생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일ㆍ유사한 형상으로 된 상표
4. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표상표법
4. 선사용권이 인정되는지 검토한다.
갑이 을과 유사한 상표를 사용하고 있고, 상표권 효력제한사유에도 해당하지 않는다고 할지라도, 갑이 을의 상표등록출원 전부터 국내에서 먼저 '로에나'라는 이름을 쇼핑몰업에 사용하고 있었고, 그 결과 을의 상표등록 출원 당시 국내 수요자 간에 그 상표가 갑의 상품을 표시하는 것이라고 인식이 되어 있었다면, 갑은 '로에나'를 쇼핑몰업에 계속하여 사용할 권리를 가지게 되고, 을은 갑에 대해 상표권 침해를 주장할 수 없다.
제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것상표법
5. 상표권의 무효사유 또는 권리남용사유가 존재하는지 확인한다.
을의 상표에 무효사유 또는 권리남용사유가 존재하는지 확인한다. 을의 상표에 무효사유가 존재하는 경우 해당 상표에 대한 무효심판을 청구하여 을의 상표를 무효로 만들어 상표권 침해에서 벗어날 수 있다.
또한 을의 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하므로 이 경우 권리남용을 주장할 수도 있다.
등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다
대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결
6. 상표권 침해가 인정된다면?
갑의 상표권 침해가 인정될 경우 즉시 '로에나'라는 상표의 사용을 중단하고 을과 합의하는 것이 바람직하다.
을의 경고장을 받았음에도 계속해서 상표를 사용한다면, 민사상 손해배상청구는 물론 형사상 처벌을 받을 수 있다.
또한 갑이 경고장을 받은 날 이후부터는 '고의로' 상표를 사용한 것으로 인정되어 상표법 제110조 제7항에 따라 을의 손해로 인정된 금액의 3배에 해당하는 금액을 손해로 배상해야 할 수도 있다.
제110조(손해액의 추정 등) ⑦ 법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
상표법
또한 상표권을 침해한 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
상표법
결국 갑은 전문 변호사와 상담하여 상표권 침해가 인정되지 않는 것으로 판단할 경우 갑의 상표권 사용이 을의 상표권 침해에 해당하지 않음을 주장하는 내용의 답변서를 을에게 발송하고, 즉시 상표권을 등록하는 것이 좋다. 상표권 침해가 인정된다면 즉시 상표 사용을 중단하고 을과 합의하는 것이 바람직하다.
※ 본 검토 내용은 당 작가의 검토 의견이며, 실제 소송 등에서는 법원의 판단과 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
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‘알쓸생법’ 글쓴이 - 로에나
지식재산권 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 오늘의 소중함을 잊지 않는 사람이 되고 싶습니다.
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