상표권 침해 경고장을 받았다면_알쓸생법_로에나

'로에나' 라는 이름의 인터넷 쇼핑몰을 만들어 이제 막 사업을 키워나기 시작한 갑회사는 어느날 갑자기 을회사로부터 상표권 침해 경고장을 받게 되었다.

경고장에는 갑회사가 '로에나'라는 명칭을 쇼핑몰의 이름으로 사용하는 것은  을회사의 상표권을 침해하는 행위이니 즉시 '로에나'의 사용을 중단하고 손해를 배상하라는 내용이 적혀있었다.

이제 막 사업을 시작한 갑은 유명 연예인과의 모델계약도 앞두고 있는 상황이었다. 이 경우 갑은 어떻게 대응해야 할까?

상표법 산책

1. 을의 상표를 '키프리스(http://www.kipris.or.kr/)'에 검색하여 을이 상표권자 또는 전용사용권자가 맞는지, 을의 상표가 유효한지 확인한다.

상표법 제109조에 따르면 상표권자 또는 전용사용권자만이 상표권 침해로 인한 손해배상청구를 할 수 있다. 또한 상표가 소멸되었거나, 등록되지 않은 경우에는 상표권 침해주장을 할 수 없다. 따라서 '키프리스'라는 상표 검색사이트를 통해 을이 상표권자 또는 전용사용권자가 맞는지, 을의 상표가 여전히 유효한지를 알아본다.

2. 을의 상표가 정말로 존재한다면, 을의 상표등록공보를 보고 을의 상표와 내가 사용한 상표가 동일 또는 유사한지, 을 상표의 지정상품이 무엇인지 확인한다.

상표법에 따르면 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위를 침해로 보기 때문에, 상표가 동일 또는 유사해야 할 뿐만 아니라 그 지정상품 역시 동일 또는 유사해야한다. 따라서 갑이 사용한 상표가 을의 상표와 유사하지 않거나, 지정상품이 다른 경우에는 침해가 성립하지 않는다.

3. 상표권 효력제한 사유가 있는지 확인한다.

상표법은 일정한 경우 상표권 효력의 범위를 제한하고 있다. 상표법 제90조에 정하는 사유가 있는 경우 상표권자의 효력이 미치지 않고, 상표권자는 침해주장을 할 수 없다.

4. 선사용권이 인정되는지 검토한다.

갑이 을과 유사한 상표를 사용하고 있고, 상표권 효력제한사유에도 해당하지 않는다고 할지라도, 갑이 을의 상표등록출원 전부터 국내에서 먼저 '로에나'라는 이름을 쇼핑몰업에 사용하고 있었고, 그 결과 을의 상표등록 출원 당시 국내 수요자 간에 그 상표가 갑의 상품을 표시하는 것이라고 인식이 되어 있었다면, 갑은 '로에나'를 쇼핑몰업에 계속하여 사용할 권리를 가지게 되고, 을은 갑에 대해 상표권 침해를 주장할 수 없다.

5. 상표권의 무효사유 또는 권리남용사유가 존재하는지 확인한다.

을의 상표에 무효사유 또는 권리남용사유가 존재하는지 확인한다.  을의 상표에 무효사유가 존재하는 경우 해당 상표에 대한 무효심판을 청구하여 을의 상표를 무효로 만들어 상표권 침해에서 벗어날 수 있다.

또한 을의 등록상표에  대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하므로 이 경우 권리남용을 주장할 수도 있다.

6.  상표권 침해가 인정된다면?

갑의 상표권 침해가 인정될 경우 즉시 '로에나'라는 상표의 사용을 중단하고 을과 합의하는 것이 바람직하다. 

을의 경고장을 받았음에도 계속해서 상표를 사용한다면, 민사상 손해배상청구는 물론 형사상 처벌을 받을 수 있다.

또한 갑이 경고장을 받은 날 이후부터는 '고의로' 상표를 사용한 것으로 인정되어  상표법 제110조 제7항에 따라 을의 손해로 인정된 금액의 3배에 해당하는 금액을 손해로 배상해야 할 수도 있다.

또한 상표권을 침해한 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

결국 갑은 전문 변호사와 상담하여 상표권 침해가 인정되지 않는 것으로 판단할 경우 갑의 상표권 사용이 을의 상표권 침해에 해당하지 않음을 주장하는 내용의 답변서를 을에게 발송하고, 즉시 상표권을 등록하는 것이 좋다. 상표권 침해가 인정된다면 즉시 상표 사용을 중단하고 을과 합의하는 것이 바람직하다. 

※ 본 검토 내용은 당 작가의 검토 의견이며, 실제 소송 등에서는 법원의 판단과 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

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‘알쓸생법’ 글쓴이 - 로에나

지식재산권 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 오늘의 소중함을 잊지 않는 사람이 되고 싶습니다.

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